"AZ 특허 침해"…동아에스티, 2심선 패소

판결 인사이드

특허법원 "체내 흡수되면 효과
프로드러그도 특허 침해 맞다"
업계, 물질특허 피할 방법 제동

‘프로드러그(prodrug)’ 전략을 통한 물질특허 우회가 특허권 침해에 해당한다는 국내 첫 판결이 나왔다. 프로드러그란 그 자체로는 효과가 없지만, 체내에 흡수되면 화학적 변화를 일으켜 효과를 나타내는 약을 말한다. 제약업계에서 오리지널 의약품의 물질특허를 극복할 방법으로 주목받았지만 이번 판결로 제동이 걸리게 됐다.

15일 법조계에 따르면 특허법원은 지난 2월 아스트라제네카가 동아에스티를 상대로 제기한 심결 취소 소송에서 1심 심결을 뒤집고 원고 승소 판결을 했다. 앞서 특허심판원은 동아에스티의 손을 들어줬다. 특허법원은 동아에스티의 ‘다파프로’가 아스트라제네카 당뇨병 치료제 ‘포시가’의 원천 물질특허 제728085호의 권리 범위에 속한다고 판단했다. 다파프로는 포시가의 핵심 성분인 다파글리플로진의 프로드러그다. 제품상으로는 포시가와 다르지만, 체내에 흡수되면 다파글리플로진으로 전환돼 포시가와 같은 효과를 발휘한다. 이번 재판의 핵심 쟁점은 이 같은 프로드러그가 특허를 침해했는지 여부였다. 아스트라제네카를 대리한 김앤장은 해외 주요국의 사례와 법리를 조사해 프로드러그가 특허 침해로 판단되고 있는 국제적인 추세를 제시했다. 경쟁사의 프로드러그가 특허 회피 수단에 불과하다는 점도 강조했다. 재판부는 원고 측 주장을 받아들였다.

포시가는 제2형 당뇨병 치료제 시장에서 점유율 52.9%(2021년 기준)를 차지하고 있다. 국내 처방액이 795억원에 달하는 알짜 약품이다. 물질특허 제728085호는 2023년 4월 7일 만료될 예정이다. 동아에스티는 물질특허 만료를 1년 앞두고 경쟁사들보다 한발 앞서 이 시장에 뛰어들기 위해 프로드러그 전략을 실행했다. 2심 판결에 불복한 동아에스티는 대법원에 상고했다. 하지만 대법원 판결까지 통상 1년 이상 걸리는 점을 고려하면 특허 만료 전에 제품을 출시하는 것은 사실상 힘들다는 관측이 나온다. 장현진 김앤장 변호사는 “이번 판결은 단순한 염 변경(화학구조를 일부 바꾼) 약물로는 물질특허를 회피할 수 없다는 기존 법리를 프로드러그로 확장한 데 의의가 있다”며 “제약 물질특허를 충실하게 보호하기 위한 의미 있는 판례”라고 설명했다.

최진석 기자 iskra@hankyung.com