[김정현 변리사의 특허법률백서] 특허 침해 소송에서 특허권자의 손해배상액을 늘리려면

김예나 기자

입력2021.12.29 11:31 수정2022.04.29 11:15

글 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사

특허권이 침해당하는 상황에서도 특허 침해 소송을 포기하는 경우가 있다. 소송을 진행하기 위해 많은 금액의 소송비용을 지불했음에도, 특허권자가 받을 수 있는 손해배상액이 적기 때문이다. 이 같은 문제점들을 개선하기 위해 2016년부터 2020년에 이르기까지 특허법 및 관련 법령이 개정돼왔다. 이 달에는 주요 개정 내용을 살펴보기로 한다.

경쟁사가 특허권을 침해했다고 판단되면 일반적으로 적극적 권리범위확인심판을 청구한다. 1심 심판에서 특허권 침해라는 인용 심결이 나오거나, 2심 특허법원과 3심 대법원에서 그 결과가 유지된다면 손해배상청구소송을 하게 된다.

그러나 긴 다툼의 시간 끝에 많은 소송비용을 지불하고 특허권을 침해했다는 판결문을 얻더라도, 너무나도 낮은 손해배상액은 특허권자에게 허탈감을 가져오게 한다.

특허청에 따르면 우리나라 특허 침해 소송에서 손해배상액 중간값(1997~2017년)은 6000만 원이다. 이는 미국의 손해배상액 중간값(1997~2016년) 65억7000만 원과 비교해보면, 매우 적은 수치다. 한국과 미국의 국내총생산(GDP) 차이를 고려하더라도 말이다.

이 같은 문제점들을 제도적으로 개선하기 위해 자료제출명령제도, 징벌적 손해배상제도, 특허권 침해에 대한 손해액 산정방식 등 특허법 및 관련 법령이 개정됐다. 주요 내용을 살펴보자.

[김정현 변리사의 특허법률백서] 특허 침해 소송에서 특허권자의 손해배상액을 늘리려면

“특허법 개정으로 손해배상액 증가 기대”
앞서 살펴본 3개의 주요 특허법 개정 내용은 특허권 침해 손해배상액을 크게 증가시키는 결과를 가져올 것이다. 향후에는 낮은 손해배상액과 높은 소송비용으로 인해 특허권이 침해당하는 상황에서도 소송을 포기해버리는 상황이 줄어들 것으로 예상된다. 개정된 특허법에 따른 손해배상액 산정법이 구체적으로 적용된 사례 또는 판례는 아직 없는 상황이지만, 우리나라가 특허권을 두텁게 보호하는 강국으로서의 위상이 더욱 높아질 것으로 기대된다.

<저자 소개>

김정현
고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.

*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 12월호에 실렸습니다.

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[김정현 변리사의 특허법률백서] 알아두면 쓸모 있는 특허와 관련된 정보

특허와 관련해 다양한 궁금증들이 있다. 이달에는 특허에 대한 열 가지 궁금증과 이를 쉽게 이해하기 위한 유용한 정보들을 공유해본다.Q1. 우리나라 특허청에서 특허등록증을 외국어로 발급받을 수 있는가.가능하다. 특허등록증은 영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 중국어 또는 아랍어로 발급받을 수 있다. 반면 상표와 디자인 등록증은 영어로만 발급할 수 있다. 발급받은 외국어 등록증은 해외 기업과 업무를 하면서 필요할 때가 많다.Q2. 특허출원을 할 때 발명자의 정보는 어떤 것이 필요한가.우리나라에서 특허출원을 할 때에는 발명자의 국문 이름, 영문 이름, 생년월일, 주소를 기입하는 것이 원칙이다. 주민등록번호를 기재하지 않고 생년월일만 적어도 되는 것으로 2015년 관련 규정이 개정되었다. 일부 기업에서는 발명자들의 주소를 일괄적으로 기업 주소로 기입하는 경우도 있다.Q3. 특허출원을 공동으로 할 경우 지분을 기재하지 않으면 어떻게 되나.공동 출원인 사이에서 지분이 50 대 50이 아니라 20 대 80처럼 서로 다른 경우가 많다. 이 경우 지분약정서를 제출하면 특허청에 출원인별 지분이 등록된다. 반면 지분약정서를 제출하지 않으면, 공동 출원인의 지분은 서로 동일한 것으로 간주된다. 예를 들어 지분약정서를 제출하지 않은 공동 출원인이 2인이라면 지분이 50 대 50인 것으로 간주된다. 그러나 출원 이후에 언제든지 지분약정서를 제출함으로써 지분율을 변경할 수 있다.Q4. 특허 등록 이후 일부 청구항을 포기할 수 있나.특허 등록 이후 언제든지 일부 청구항은 포기하고 나머지 청구항만으로 특허 등록을 유지할 수 있다. 특허 등록을 유지하기 위해 특허청에 납부하는 연차료는 청구항 개수에 비례하여 증가한다. 따라서 불필요한 청구항 일부를 포기하는 것은 연차료 부담을 덜 수 있는 전략이 된다. 이를 ‘클레임 다이어트(claim diet)’라고 한다.Q5. PCT 국제출원을 하면 좋은 점은 무엇인가.PCT 국제출원을 하지 않으면 최초 출원일로부터 1년 내에 개별국가에 진입해야 한다. 반면 PCT 국제출원을 하면 최초 출원일로부터 일반적으로 2년 6개월 내에 개별국가에 진입할 수 있다. PCT 국제출원을 하려면 약 300만~500만 원의 비용이 들지만, 개별국가 진입 시점을 실질적으로 1년 6개월 더 연장하는 결과가 되는 것이다. 그 기간에 해당 특허로 개별국가에 진입할 것인지, 진입한다면 어느 국가에 할 것인지 등을 판단하기 위해 추가실험을 수행하거나, 사업성 또는 시장성을 확인해볼 수 있다는 점에서 유리하다.Q6. PCT 국제출원 이후 어떤 개별국가에 진입하는 것이 좋은가.가장 많이 진입하는 국가는 미국, 유럽, 일본, 중국이다. 그러나 타깃 질환의 시장, 해당 국가에서의 구매력, 신약과 제네릭의 선호도 등을 종합적으로 고려하여 특허 진입 국가를 정하는 것이 바람직하다. 예를 들어 후천성면역결핍증(AIDS) 질환은 아프리카, 동남아, 중남미 국가에 환자 수가 많다는 점을 고려하여 사업개발 전략 측면에서 특허 진입 국가를 선별해야 할 것이다.Q7. PCT 국제출원 이후 개별국가에 언제까지 진입해야 할까.표에서 보는 바와 같이, 국가마다 진입 마감일이 다르다. 마감일을 놓치지 않기 위해서는 최초 출원일로부터 30개월 내에 개별국가에 진입해야 하는 것으로 기억하는 것이 좋다.Q8. 외국에 특허를 출원하고 등록받으려면 비용이 얼마나 들까.해외 국가에 특허를 출원한 후 한 번의 거절만 나온다고 가정하면, 등록될 때까지 1개국당 약 1000만 원의 비용이 드는 것으로 계산하면 쉽다. 단, 유럽은 약 2000만~3000만 원의 비용이 든다. 예를 들어 미국, 일본 및 중국에 특허를 출원하고 등록받기까지 3개국에서 발생하는 비용은 총 3000만 원 정도로 추정할 수 있다. 이를 바탕으로 예산안을 구성하면 된다.Q9.외국에서 변리사 비용으로 등록 성사금이 발생하는가.우리나라에서는 특허가 등록될 경우 착수금의 100%를 성사금으로 받는 것이 일반적이다. 외국에서는 특허등록에 대한 성사금이 별도로 발생하는 경우가 거의 없다. 대신 심사과정에서 거절에 대응하는 비용이 비싸다. 이 비용은 국가, 거절 내용, 발명 난이도 등에 따라 달라지지만 50만 원에서 200만 원 정도가 발생한다고 보면 된다.Q10. 특허를 등록받은 후 유지료는 얼마인가.특허의 등록을 유지하려면 특허청에 지속적으로 비용을 납부해야 한다. 대부분의 국가에서 매년 유지료를 납부해야 한다. 반면 미국에서는 매년 납부하는 것이 아니라 특허 만료 시까지 3차례에 걸쳐 납부한다. 등록 후 3~3.5년 사이, 7~7.5년 사이, 11~11.5년 사이에 각각 납부한다. 또 특허 연차가 쌓일수록 유지료는 비싸진다. <저자 소개> 김정현 고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 10월호에 실렸습니다.
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[김정현 변리사의 특허법률백서] 직무발명 사례

직무발명은 잘 활용한다면 직원은 물론 기업에게도 많은 이점을 준다. 반면 관련 소송도 끊임없이 발생할 만큼 다툼이 많은 영역이기도 하다.직무발명 보상금은 2019년 1월 1일 이후 지급 금액에 대해 비과세 한도가 연간 300만 원에서 500만 원으로 높아졌다. 또한 기술특례상장을 위해 기술성 평가기관 및 거래소에 제출하는 기술사업계획서에는 기술경영 관리에 해당하는 내용으로 직무발명 보상 규정, 정부과제 수주 인센티브 등이 포함된다. 직무발명은 종업원(임원 포함)이 그 직무에 관해 발명한 것이 성질상 사용자·법인의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의된다. 인터넷을 검색하면 직무발명이 무엇인지는 금방 알 수 있지만, 여기서는 구체적인 사례를 살펴보면서 이해도를 높이고자 한다. CASE 1.직원이 회사를 퇴직한 이후 발명 또는 특허출원이 재직 중의 직무에 속하는 경우원칙적으로 발명의 완성 시점을 기준으로 직무발명 여부를 판단한다. 따라서 퇴직 이후의 발명은 직무발명이 아니다. 반면 재직 중에 발명을 완성하였으나, 퇴직 이후에 그 발명을 특허출원하는 경우에는 직무발명에 해당한다. 발명의 주요 부분이 재직 중에 이뤄지고 퇴직 이후에 완성한 경우라면, 직무발명으로 볼 가능성이 높을 것이다.현실적으로는 발명의 완성 시점이 퇴직 이전인지 이후인지 판단하기 어렵다. 따라서 기업에서는 퇴직 이후 일정 기간 내에 이루어진 발명은 직무발명으로 기업에게 승계한다는 추적 조항을 직무발명 규정 또는 고용계약에 포함시킬 수 있다. 다만 추적 조항의 경우 영구적이거나 기간의 정함이 없다면 민법상 무효다.CASE 2. 직무발명에 대해 출원보상금 및 등록보상금을 지급했는데, 직원이 퇴직한 이후 해외 기업에 특허가 기술이전된 경우직무발명의 보상금 유형은 크게 직무발명을 특허출원하고 지급하는 ‘출원보상금’, 직무발명을 특허등록하고 지급하는 ‘등록보상금’, 기업이 직접 실시(생산·판매 등)하면서 지급하는 ‘실시보상금’, 라이선스 계약 등을 통해 타 기업에게 기술이전하면서 지급하는 ‘처분보상금’으로 구분할 수 있다.만약 직원 퇴사 이후 기업이 등록된 특허에 기반해 해외 기업과 라이선스 계약을 체결하고 수입이 발생했다면, 퇴사한 직원에게 처분보상금을 지급해야 할까. 우리나라의 다수 판례는 직무발명 보상금 청구권에 대해 10년의 소멸시효 기간이 적용된다고 판시하고 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결). 따라서 직무발명의 기업 승계 시점으로부터 10년 동안 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다. 즉 직무발명의 출원보상금과 등록보상금이 직원에게 이미 지급되었다고 하더라도, 그 직원의 재직 여부와 상관없이 직무발명의 기업 승계 시점으로부터 10년 동안 처분보상금을 지급해야 한다.CASE 3.유사한 발명을 여러 개의 직무발명으로 신고하는 경우직원이 직무발명 완성 사실을 문서로 통지하면, 기업은 4개월 내에 직무발명 승계 의사를 통지해야 한다. 직무발명이라고 해서 기업이 반드시 승계해야 하는 것은 아니며, 불승계 의사를 직원에게 통지할 수 있다. 이 경우 직원은 본인 명의로 특허출원하거나 양도할 수 있고 기업은 통상실시권을 취득하게 된다. R&D 연구원은 직무상 유사한 발명을 할 경우가 많은데, 이러한 발명을 개별 직무발명으로 보고 각각에 대해 보상금을 지급해야 할까? 일반적으로 직무발명 완성 사실을 통지받으면 기업에서는 직무발명제도위원회를 통해 직무발명 여부, 특허등록 가능성 등을 조사해 승계 여부를 결정할 수 있다. 따라서 직무발명이라 하더라도 특허등록가능성이 낮다면 기업은 승계하지 않을 수 있다. 이는 1개의 특허출원으로 진행할 수 있는 직무발명을 여러 개로 나누어 보상금을 많이 받으려는 악용도 막을 수 있게 해준다. 되도록이면 기업은 특허등록 가능성이 높은 직무발명을 완성할 수 있도록 직원에게 특허 교육 및 관리를 주기적으로 하는 것이 바람직하다.CASE 4.직원이 직무발명을 기업에 통지하지 않고 가족 명의로 특허출원한 경우직무발명 규정이 있음에도 불구하고 직원이 직무발명을 기업에게 통지하지 않고 가족, 친지, 친구 등 타인의 명의로 몰래 특허출원하거나 타 기업에게 양도하는 경우가 있다. 이 경우에는 형법상 배임죄에 속한다.그렇다면 이미 타인의 명의로 출원 또는 등록돼버린 특허는 어떻게 해야 할까. 그 타인은 정당한 권리자가 아니라고 판시된 바 있다(특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결). 따라서 해당 특허가 심사 중이라면 정보제공을 해 거절되도록 할 수 있으며, 해당 특허가 등록되었더라도 무효심판을 통해 특허권을 소멸시킬 수 있다.또 기업은 해당 특허가 거절되거나 무효심결이 확정된 날로부터 30일 내에 출원하면서 정당권리자 주장을 하면, 출원일이 소급되는 효과를 받게 된다. 더 간편한 방법으로는 해당 특허권의 무효심결이 나오기 전에 특허권 이전청구를 할 수 있으며, 이 경우에는 별도의 특허출원을 하지 않아도 특허권을 확보할 수 있게 된다.잘만 활용한다면 직원-기업 모두 윈윈기업 입장에서는 직무발명 보상금을 법인세 계산상 손금에 산입할 수 있으며, 연구인력개발비로 세액공제 처리할 경우 공제 비율은 최대 25% 한도에서 적용된다. 또한 직무발명보상 우수기업으로 인증받을 경우 특허청 관납료 감면, 정부지원사업 가점 부여 등 혜택이 있다.직원 입장에서도 연구나 발명을 하게끔 하는 동기 부여가 될 수 있다. 이와 같이 직무발명은 잘 활용한다면 기업과 직원이 함께 웃을 수 있는 제도가 될 것이다. 한편 기업들은 대학교와 공동연구를 하는 경우가 많은데 이 과정에서도 직무발명이 문제가 된다. 교원창업 역시 직무발명은 해결해야 하는 첫 번째 이슈다. 이와 같이 직무발명의 또 다른 이슈에 대해서는 다음 기고문에서 다루고자 한다. <저자 소개> 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사 고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 8월호에 실렸습니다.
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[김정현 변리사의 특허법률백서] 특허존속기간

미국 식품의약국(FDA)의 품목허가 승인을 받은 신규 의약품은 2018년 59개, 2019년 48개, 2020년 53개로 집계됐다. 2011년부터 2020년까지 미국에서 의약품 후보물질이 임상 1상부터 품목허가 승인을 받기까지의 성공률은 7.9%, 기간은 평균 10.5년이 소요되는 것으로 나타났다.질환마다 임상 성공률과 소요기간, 소요비용 등은 각기 다르지만, 하나의 의약품이 개발돼 시장에 출시되기까지는 막대한 시간과 비용이 들어간다. 비용을 수익으로 거둬들이는 데 주요한 역할을 하는 특허존속기간은 바이오 기업에 중대한 관심사다.특허존속기간은 어떻게 계산할까특허권은 속지주의 원칙에 따른다. 즉 특허권이 각 국가에서 보호받기 위해서는 개별적으로 심사·등록이 돼야 하며, 존속 및 소멸 또한 독립적으로 이뤄진다. 이에 따라 특허존속기간 역시 개별적으로 기산돼야 한다. 특허권의 존속기간은 출원 이후 20년이 되는 날까지다. 여기서 20년의 기산점이 되는 출원일을 언제로 볼 것인지가 중요하다. ➊ 한국 출원은 ‘한국 출원일’로부터 20년이 되는 날에 특허권이 만료된다. 특허협력조약(PCT) 국제출원을 통해 개별국가(미국·유럽·일본 등)에 진입했다면, 개별국가의 특허권은 ‘PCT 국제출원일’로부터 20년이 되는 날에 만료된다. 단 이와 같은 특허존속기간 만료일은 예정된 것일 뿐이므로, 특허유지료 납부 여부에 따라 특허권이 먼저 만료되는 국가도 있을 수 있다.➋ 제약 바이오업계에서 특허는 최소한의 실험 데이터만 가지고 출원한 후, 1년 내에 추가 실험데이터를 보완해 우선권주장 출원하는 경우가 많다. 이때 특허권은 ‘우선권주장 출원일’로부터 20년이 되는 날에 만료된다. 이 경우 한국 특허와 개별국가 특허는 동일한 날에 만료되는 경우가 많다. 또 우선권주장의 기초가 되는 선출원은 자동으로 취하된 것으로 간주된다.➌ 특허청 심사 과정에서 일부 청구항은 특허 가능하지만, 나머지 청구항에 대해서는 여전히 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 거절되는 경우가 있다. 이에 대응하기 위한 전략으로 특허가능한 청구항만 원출원에 남겨놓고 먼저 등록받는 한편, 거절된 청구항에 대해서는 분할출원으로 진행하면서 등록을 계속 시도해볼 수 있다. 이 경우 분할출원은 신규성 및 진보성과 같은 특허요건 판단 시 원출원일을 기준으로 판단한다.또 특허권의 존속기간도 ‘원출원의 출원일’을 기준으로 기산한다. 이에 따라 원출원과 분할출원은 같은 날에 존속기간이 만료된다고 보면 된다. 다만 의약품 허가 또는 특허청의 심사 지연으로 인한 존속기간의 연장은 원출원과 분할출원에 대해 개별적으로 적용되므로, 예외적으로 원출원과 분할출원의 특허존속기간 만료일이 달라질 수 있다.해외에서는 특허존속기간을 어떻게 계산할까외국도 우리나라 특허권 존속기간과 마찬가지로 계산하면 된다. 대표적으로 미국도 한국처럼 출원일로부터 20년이 원칙이다. 예를 들어, 미국에서 가출원(provisional application)을 하고 1년 뒤에 정규출원(non-provisional application)을 했다면, 특허권은 ‘정규출원일’로부터 20년이 되는 날에 만료된다. 또 PCT 국제출원을 통해 미국에 진입한 특허권은 ‘PCT 국제출원일’로부터 20년이 되는 날에 만료된다. 미국에는 특이한 출원 형태로 계속출원(CA·Continuation Application), 일부계속출원(CIP·Continuation-In-Part application), 분할출원(DA·Divisional Application)이 있다. 이들도 특허존속기간은 ‘원출원일’로부터 20년이 되는 날에 만료된다. 이번에 특허존속기간에 대해 다룬 것에 이어, 다음 에는 의약품 허가 또는 특허청의 심사 지연으로 인해 특허존속기간이 연장될 수 있는 경우를 살펴볼 예정이다. <저자 소개> 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사 고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 6월호에 실렸습니다.