C사장은 나노크기의 첨단소재를 개발하는 기업을 운영하고 있다.

자체 연구인력을 갖추기 어려워 대학연구소에 개발을 의뢰하고 이를 특허출원했다.

그런데 C사장은 최근 특허심사 결과를 받고 아연실색했다.

특허출원 건은 출원일 전에 D씨의 학위논문 내용과 동일하게 발표돼 특허를 줄 수 없다는 내용이었다.

D씨는 회사와 계약을 맺고 개발 중인 연구내용을 학위논문의 주요 주제로 정해 학위를 받았고 특허출원한 내용이 이 논문을 통해 사전 공개되는 바람에 특허등록 요건에 맞지 않아 거부된 것이다.

억울할 데 짝이 없는 이 경우 왜 특허를 받지 못했는지,구제받을 방법은 없는지를 알아봐야 한다.

특허요건의 핵심은 신규성과 진보성이다.

신규성은 이 세상에서 처음으로 창작해 낸 기술이어야 하고,진보성은 비록 신규성이 있더라도 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도를 넘어야 하는 요건을 갖춰야 한다.

두 요건은 특허출원일을 기준으로 판단한다.

따라서 위의 사례는 해당 기술이 특허출원일 전에 논문에 실림으로써 일반인에게 공개돼 특허요건인 신규성을 잃은 것이다.

하지만 특허법은 학술 목적상 발표한 논문 때문에 특허를 받지 못하는 경우에 구제하는 장치를 마련하고 있다.

특허법 제30조에는 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 자기가 공개한 경우에는 그 날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성과 진보성을 적용함에 공개되지 않은 것으로 본다'는 신규성의제를 적용해 구제하고 있다.

이 경우 출원서에 이유를 기재하는 과정에서 발명자와 변리사 사이의 분쟁으로 발전하는 경우도 종종 있다.

현실적으로 발명자는 변리사에게 내용을 정확하게 알리기 어렵고 변리사는 위임받은 사무만 처리할 뿐이지 발명자의 사정까지 알기 어렵기 때문이다.

이 같은 피해를 입지 않기 위해서는 발명자가 사전에 인지하고 제대로 대응하는 수밖에 없다.

위 사건은 다행히 공개발표회를 갖지 않았고 학위논문이 일반인들이 도서관에서 열람할 수 있는 시점이 특허출원일보다 늦었다는 자료를 찾아내 재심사가 진행 중이다.

따라서 기업의 의뢰를 받아 연구개발하는 교수들은 논문발표 전에 반드시 특허신청부터 되어있는지 꼭 확인해야 한다.

고영회 성창특허법률사무소 대표변리사