기술수출과 기술도입의 주요 유형 중 하나인 라이선스 계약의 내용과 구조가 점차 복잡해지고 있다. 라이선스 계약 협상 시 고려해야 할 주요 사항을 3회에 걸쳐 살펴본다. 마지막 순서인 이번 달 주제는 ‘라이선스의 대가’다.
[이여원 변호사의 법률 스터디] 라이선스 계약 시 고려할 주요 사항 ❸ 라이선스의 대가

라이선스의 대가는 라이선스 계약을 협상할 때 라이선스의 대상, 계약지역, 독점성 여부, 재실시권 등과 함께 중요하게 고려해야 할 사항이다. 라이선스 허락에 대한 반대급부로서 라이선시가 라이선서에게 지급하는 대가다. 성격에 따라 선급금, 마일스톤, 경상실시료, 정액실시료, 로열티 등으로 다양하게 불린다.

아래에서 국내 바이오 기업의 기술이전 사례를 통해, 라이선스 대가에서 종류별로 고려해야 할 사항을 살펴보기로 한다.
[이여원 변호사의 법률 스터디] 라이선스 계약 시 고려할 주요 사항 ❸ 라이선스의 대가

선급금(Upfront Payment)
선급금은 ‘계약금’으로 지칭되기도 한다. 용어에서도 알 수 있듯 라이선스 계약이 체결되면 라이선시가 라이선스의 대가로서 최초로 지급하는 금액이다.

선급금은 라이선스 계약의 종료 사유와 무관하게 환급이 불가능한 경우가 대부분이다. 이에 라이선시인 B사의 입장에서는 위험 부담이 높은 편이다. A사의 귀책사유로 라이선스 계약이 해제되거나 해지되더라도, B사는 A사로부터 선급금을 반환받거나 선급금 상당액 손해를 배상받는 것이 어렵다는 점을 염두에 두어야 한다.

또한 바이오 분야는 특성상 B사가 라이선스를 통해 취득할 미래의 경제적 가치를 확언하기 쉽지 않다. 이에 B사로서는 반환받는 것이 불가능한 선급금을 지나치게 높지 않게 책정하여 개발 초기부터 과도한 위험을 부담하는 것을 지양하는 것이 바람직하다. 반면 A사는 선급금을 더 높게 책정하기를 원할 수 있다. 라이선스의 대상인 특허와 노하우 등의 기술개발을 위해 이미 소요한 비용이 있기 때문이다. A사는 선급금을 높이는 대신, B사의 위와 같은 우려 사항을 고려해 위 협상안의 다른 금액을 조정하는 방안을 제시해볼 수 있다.

마일스톤(Milestone Payment)
단계별 기술료라고도 불리는 마일스톤은 기술과 제품의 개발 정도에 따라 지급하는 금액이다. 바이오 분야 등 개발기간이 장기적인 산업 분야에서 자주 활용된다.

라이선시인 B사는 개발 단계에 따라 라이선스의 총 대가를 분할 지급하게 되므로, 개발비용 투자로 인한 위험을 분산시킬 수 있다. 이에 대응해 A사는 전임상시험 개시 시, 임상 3상 완료 시, 제품판매를 위한 인허가 신청 시 등 마일스톤 단계를 세분화하여 개발 초기 단계부터 라이선스 대가를 확보하는 방안을 고려해볼 수 있다.

위 사례에서 B사는 마일스톤 달성 조건에 대해 계약서에 명확히 규정할 필요성이 크다. 특히 위와 같이 복수의 계약지역이나 적응증에 관한 라이선스를 허여하는 경우, 개별 계약지역이나 적응증마다 마일스톤을 중첩적으로 지급할 것인지, 아니면 마일스톤 단계별로 1회만 지급할 것인지에 따라 마일스톤 총액이 달라질 수 있다. 따라서 이에 관해서도 미리 정해두어야 한다.

개발 단계에 따른 마일스톤 외에, 판매 마일스톤(sales milestone)을 규정하는 경우가 있다. 판매 마일스톤은 제품의 판매개시 후 일정한 매출 단계를 달성한 것에 대한 보상으로 지급하는 일종의 성과급으로, 아래에서 살펴볼 경상실시료와 달리 판매 마일스톤의 지급조건을 여러 번 달성하더라도 최초 달성 시에만 지급하는 경우가 대부분이다.

경상실시료(Running Royalty)
경상실시료는 일반적으로 판매액 등의 일정 비율로 정한다. 라이선스 계약 체결 당시에는 라이선시가 취득할 미래의 경제적 가치를 확정하기 어려운 상황에서 라이선스 대가를 합리적으로 정할 수 있도록 한다. 이에 판매액 등에 따른 변동비율로 경상기술료를 정하여 경상기술료의 이러한 기능을 더 효율적으로 활용하는 것도 가능하다.

위 협상안과 같이 순매출을 기준으로 경상기술료를 정하는 경우 총매출에서 할인금액, 반품금액, 운송비 등 일정 범위의 금액을 공제하는 방식으로 순매출을 산정한다.

이때 B사는 공제 범위를 최대한 넓게 규정하여 경상실시료를 낮추는 효과를 기대해볼 수 있다. 이에 대해 A사는 공제액의 상한을 설정함으로써 경상실시료가 사실상 인하되는 것을 저지하는 방식으로 대응할 수 있다. 협상의 결론이 무엇이든, 분쟁의 소지가 없도록 순매출 산정방식을 명확하게 규정하는 것이 중요하다.

이러한 방식으로 정해진 경상기술료에 대해, B사는 라이선스의 특성에 비추어 바이오시밀러나 제네릭의 등장 및 시장점유율에 따른 경상기술료의 조정 방안을 고려해볼 만하다. 이 외에도 제품 개발과 상업화를 위해 제3자로부터 추가 라이선스를 받아올 필요가 있는 경우 등 기술료 과적(royalty stacking) 이슈가 있는 경우에도 경상기술료를 감액하는 것도 제안해볼 수 있다.

“라이선스 계약 협상의 전문성이 필요한 시기”
이번 달까지 총 3회에 걸쳐 ‘서브 라이선스’, ‘라이선스의 허락’, ‘라이선스의 대가’ 등 라이선스 계약 협상 시 고려해야 할 주요 사항을 살펴봤다.

라이선스 계약의 최종 목적은 결국 필요한 범위의 라이선스를 활용해 라이선서와 라이선시 모두 각자의 위치에서 최대한의 이익을 얻는 것이다. 제약·바이오 산업의 발전에 따라 활발히 체결되고 있는 라이선스 계약의 추세에 맞춰, 라이선스 계약 협상의 전문성이 더욱더 필요한 시기라 생각된다.


<저자 소개>
[이여원 변호사의 법률 스터디] 라이선스 계약 시 고려할 주요 사항 ❸ 라이선스의 대가

이여원
서울대 법대를 졸업했다. 사법시험 50회 합격, 사법연수원 40기 수료 후 2011년부터 제약·바이오 및 금융 분야를 주력으로 변호사 활동을 하고 있다. 법무법인(유한) 태평양, LG생명과학, LG화학을 거쳐 현재 법무법인 정향 파트너 변호사로 재직 중이다.




*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 11월호에 실렸습니다.

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