[김정현 변리사의 특허법률백서] 직무발명 사례

글 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사

직무발명은 잘 활용한다면 직원은 물론 기업에게도 많은 이점을 준다. 반면 관련 소송도 끊임없이 발생할 만큼 다툼이 많은 영역이기도 하다.

직무발명 보상금은 2019년 1월 1일 이후 지급 금액에 대해 비과세 한도가 연간 300만 원에서 500만 원으로 높아졌다. 또한 기술특례상장을 위해 기술성 평가기관 및 거래소에 제출하는 기술사업계획서에는 기술경영 관리에 해당하는 내용으로 직무발명 보상 규정, 정부과제 수주 인센티브 등이 포함된다.

직무발명은 종업원(임원 포함)이 그 직무에 관해 발명한 것이 성질상 사용자·법인의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의된다. 인터넷을 검색하면 직무발명이 무엇인지는 금방 알 수 있지만, 여기서는 구체적인 사례를 살펴보면서 이해도를 높이고자 한다.

CASE 1.
직원이 회사를 퇴직한 이후 발명 또는 특허출원이 재직 중의 직무에 속하는 경우

원칙적으로 발명의 완성 시점을 기준으로 직무발명 여부를 판단한다. 따라서 퇴직 이후의 발명은 직무발명이 아니다.

반면 재직 중에 발명을 완성하였으나, 퇴직 이후에 그 발명을 특허출원하는 경우에는 직무발명에 해당한다. 발명의 주요 부분이 재직 중에 이뤄지고 퇴직 이후에 완성한 경우라면, 직무발명으로 볼 가능성이 높을 것이다.

현실적으로는 발명의 완성 시점이 퇴직 이전인지 이후인지 판단하기 어렵다. 따라서 기업에서는 퇴직 이후 일정 기간 내에 이루어진 발명은 직무발명으로 기업에게 승계한다는 추적 조항을 직무발명 규정 또는 고용계약에 포함시킬 수 있다. 다만 추적 조항의 경우 영구적이거나 기간의 정함이 없다면 민법상 무효다.

CASE 2.
직무발명에 대해 출원보상금 및 등록보상금을 지급했는데, 직원이 퇴직한 이후 해외 기업에 특허가 기술이전된 경우

직무발명의 보상금 유형은 크게 직무발명을 특허출원하고 지급하는 ‘출원보상금’, 직무발명을 특허등록하고 지급하는 ‘등록보상금’, 기업이 직접 실시(생산·판매 등)하면서 지급하는 ‘실시보상금’, 라이선스 계약 등을 통해 타 기업에게 기술이전하면서 지급하는 ‘처분보상금’으로 구분할 수 있다.

만약 직원 퇴사 이후 기업이 등록된 특허에 기반해 해외 기업과 라이선스 계약을 체결하고 수입이 발생했다면, 퇴사한 직원에게 처분보상금을 지급해야 할까. 우리나라의 다수 판례는 직무발명 보상금 청구권에 대해 10년의 소멸시효 기간이 적용된다고 판시하고 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

따라서 직무발명의 기업 승계 시점으로부터 10년 동안 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다. 즉 직무발명의 출원보상금과 등록보상금이 직원에게 이미 지급되었다고 하더라도, 그 직원의 재직 여부와 상관없이 직무발명의 기업 승계 시점으로부터 10년 동안 처분보상금을 지급해야 한다.

CASE 3.
유사한 발명을 여러 개의 직무발명으로 신고하는 경우

직원이 직무발명 완성 사실을 문서로 통지하면, 기업은 4개월 내에 직무발명 승계 의사를 통지해야 한다. 직무발명이라고 해서 기업이 반드시 승계해야 하는 것은 아니며, 불승계 의사를 직원에게 통지할 수 있다. 이 경우 직원은 본인 명의로 특허출원하거나 양도할 수 있고 기업은 통상실시권을 취득하게 된다.

R&D 연구원은 직무상 유사한 발명을 할 경우가 많은데, 이러한 발명을 개별 직무발명으로 보고 각각에 대해 보상금을 지급해야 할까?

일반적으로 직무발명 완성 사실을 통지받으면 기업에서는 직무발명제도위원회를 통해 직무발명 여부, 특허등록 가능성 등을 조사해 승계 여부를 결정할 수 있다. 따라서 직무발명이라 하더라도 특허등록가능성이 낮다면 기업은 승계하지 않을 수 있다.

이는 1개의 특허출원으로 진행할 수 있는 직무발명을 여러 개로 나누어 보상금을 많이 받으려는 악용도 막을 수 있게 해준다.

되도록이면 기업은 특허등록 가능성이 높은 직무발명을 완성할 수 있도록 직원에게 특허 교육 및 관리를 주기적으로 하는 것이 바람직하다.

CASE 4.
직원이 직무발명을 기업에 통지하지 않고 가족 명의로 특허출원한 경우

직무발명 규정이 있음에도 불구하고 직원이 직무발명을 기업에게 통지하지 않고 가족, 친지, 친구 등 타인의 명의로 몰래 특허출원하거나 타 기업에게 양도하는 경우가 있다. 이 경우에는 형법상 배임죄에 속한다.

그렇다면 이미 타인의 명의로 출원 또는 등록돼버린 특허는 어떻게 해야 할까. 그 타인은 정당한 권리자가 아니라고 판시된 바 있다(특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결). 따라서 해당 특허가 심사 중이라면 정보제공을 해 거절되도록 할 수 있으며, 해당 특허가 등록되었더라도 무효심판을 통해 특허권을 소멸시킬 수 있다.

또 기업은 해당 특허가 거절되거나 무효심결이 확정된 날로부터 30일 내에 출원하면서 정당권리자 주장을 하면, 출원일이 소급되는 효과를 받게 된다. 더 간편한 방법으로는 해당 특허권의 무효심결이 나오기 전에 특허권 이전청구를 할 수 있으며, 이 경우에는 별도의 특허출원을 하지 않아도 특허권을 확보할 수 있게 된다.

잘만 활용한다면 직원-기업 모두 윈윈
기업 입장에서는 직무발명 보상금을 법인세 계산상 손금에 산입할 수 있으며, 연구인력개발비로 세액공제 처리할 경우 공제 비율은 최대 25% 한도에서 적용된다. 또한 직무발명보상 우수기업으로 인증받을 경우 특허청 관납료 감면, 정부지원사업 가점 부여 등 혜택이 있다.

직원 입장에서도 연구나 발명을 하게끔 하는 동기 부여가 될 수 있다. 이와 같이 직무발명은 잘 활용한다면 기업과 직원이 함께 웃을 수 있는 제도가 될 것이다. 한편 기업들은 대학교와 공동연구를 하는 경우가 많은데 이 과정에서도 직무발명이 문제가 된다. 교원창업 역시 직무발명은 해결해야 하는 첫 번째 이슈다. 이와 같이 직무발명의 또 다른 이슈에 대해서는 다음 기고문에서 다루고자 한다.

<저자 소개>

김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사

고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.


*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 8월호에 실렸습니다.